¿QUÉ ES Y EN QUE CONSISTE?

Es una manifestación bajo protesta de decir verdad realizada por el titular de una marca, aviso o nombre comercial (“signos distintivos”) concedida por el IMPI, en la que deberá indicarse el o los productos o servicios en los que realmente se usa (entre los especificados en el registro, por lo que no pueden adicionarse productos o servicios), en el entendido de que la protección continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se declare el uso.

¿POR QUÉ ES NECESARIO DECLARAR EL USO DE MI MARCA?

El 10 de agosto de 2018 entró en vigor la reforma a la entonces Ley de la Propiedad Industrial que obliga a los titulares de signos distintivos concedidos por el IMPI a declarar su uso real y efectivo (artículos 128 y 133), a fin de mantener su vigencia y conservar la protección y uso exclusivo de los mismos, lo cual sigue vigente en la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (artículos 233 y 237 y transitorio DÉCIMO PRIMERO).

¿POR QUÉ Y PARA QUE SE REALIZÓ ESTA REFORMA?

Considerando que es obligatorio el uso de signos distintivos en México para mantener su vigencia, la reforma surge como una medida de control por el IMPI, para evitar que signos distintivos en desuso continúen en el acervo de registros, bloqueando el uso y protección de otros signos distintivos idénticos o similares.

¿CÓMO SE SI MI MARCA SE ENCUENTRA EN USO?

Se entiende que una marca (y cualquier signo distintivo) se encuentra en uso, entre otros casos, cuando:

• los productos o servicios para los que fue registrada están en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país con la marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, y/o
• se aplica a productos destinados a la exportación.

¿CUÁNDO DEBO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE USO DE MI MARCA?

La declaración de uso debe presentarse:

i) durante los tres meses siguientes al cumplimiento del tercer año de concesión del registro (*aplica únicamente a registros concedidos a partir del 10 de agosto de 2018 y sólo se realiza una vez durante la vida del registro); y
ii) con la renovación del registro cada 10 años, 6 meses previos a finalizarse la fecha de vigencia y hasta 6 meses después de tal fecha (*aplica a todos los signos distintivos concedidos por el IMPI sin importar que hayan sido otorgados antes del 10 de agosto de 2018).

¿ALCANCE DE LA DECLARACION DE USO REAL Y EFECTIVO?

Cabe mencionar que la declaración de uso no impide la declaración de caducidad (total o parcial) del signo distintivo por parte del IMPI, en caso de que no pueda demostrarse su uso en los productos o servicios para los que fue registrada, durante los 3 años previos a la solicitud de caducidad presentada por un tercero. Por esto, aunque no se requieren acompañar pruebas de uso al trámite de declaración de uso, es recomendable contar con dicha evidencia para asegurar sus derechos exclusivos contra cualquier acción de caducidad.

¿CUÁL ES LA CONSECUENCIA DE NO DECLARAR USO?

Se pierde en automático el registro de marca o aviso comercial o, en su caso, la publicación de nombre comercial, ya que caducará de pleno derecho sin necesidad de declaración alguna por parte del IMPI.

CONCLUSION:

Si deseas mantener la vigencia de tu registro de marca o aviso comercial o, en su caso, de tu publicación de nombre comercial, para conservar los derechos exclusivos y protección que ofrece, debes declarar el uso real y efectivo de tu signo distintivo en cada periodo.

En URIC & ASOCIADOS asesoramos y acompañamos a nuestros clientes en la protección oportuna, uso adecuado y conservación de sus activos intangibles. Con gusto podemos ayudarte en la presentación correcta de declaraciones de uso.